３回目以上の継続出願及び２回目以上のＲＣＥに提出するpetition（1.78(d)(1)(vi), 1.114(g)）の許否の基準(１)

３回目以上の継続出願及び２回目以上のＲＣＥに提出するpetition（1.78(d)(1)(vi), 1.114(g)）の許否の基準（コメント７７）

１．庁は、補正、意見書、証拠をなぜ早い段階で提出できなかったのかについての主張が十分であるか否かにより、ケースごとに許否を決める。
　さらに、出願人の主張のみならず、本願及びその前の継続出願の審査経過を見直したり、更なる情報を要求する

２．許否を判断する要素の例示
（１）継続出願より、アピールをすることが適切であるか。例えば、petitionの提出もしくはアピールすべき事項は、それらを行うべきである。
　例えば、審査における不適当な審査に関することは、アピールで主張すべき
　審査官と出願人とで、手続き対して見解が不一致である場合（オフィスアクションをFinalとすることが不適の場合）にはfinalityの取り下げのpetition（1.118）を提出するか、アピールすべき。従って、ファイナルとすることが不適切とする主張では、さらなる継続出願は認められない。

（２）ほぼ同じ内容の複数の出願（継続、一部継続）があるのではないか。
　ほぼ同じ内容の複数の出願がある場合であって、すでになされた継続出願の数が多くなれば、出願人は、補正、意見書、証拠をすでに提出できる機会が多くあったはずである。この場合には、petitionは認められない場合が多くなる。

（３）証拠、補正、意見書が、相応の勤勉さをもって提出されているか。

施行日と適用出願

改正規則の施行日および適用される出願

１．施行日は、２００７年１１月１日

２．改正規則が適用される出願（１）　ＣＦＦ１．７８の改正は、１１月１日及びそ
れ以降に係属している出願に適用（２）但し、１．７８（ａ）、１．７８（ｄ）（１）は、１
１月１日及びそれ以降にされた出願に適用

３．施行日前に２回の継続出願もしくは一部継続出願を行った出願であって　８月２１日より前に（２０日までに）なされた出願は、petitionなしで１回のみ追加の継続出願もしくは一部継続出願を行えます。　

　＊＊注意＊＊
　
（訂正有り8/29/07）　８月２１日より前に、一回継続出願もしくは一部継続出願を行った場合には、施行日以降は、もう一回しかpetitionなしでの継続出願もしくは一部継続出願を行うことができません。
ーー＞　すなわち、すでに係属している出願については、継続出願もしくは一部継続出願を２回していた場合であっても、施行日以降には、１回だけpetitionなしでの継続出願もしくは一部継続出願を認めます、という内容です。

４．ＲＣＥについて　施行日以降は、出願ファミリーについてpetitionなしでのＲＣＥは１回のみしか認められます。　施行日より前にＲＣＥを１回でも行っていれば、出願ファミリーについてpetitionなしでのＲＣＥはできません。

５．一出願５独立クレーム２５クレームの制限について

　１．７５の改正は、１１月１日現在で最初のアクション（実体審査）が発送されていない場合にも適用されます。したがって、最初のアクションを１０月３０日までに受けている場合には、ＥＳＤなしで、２６（独立クレーム６）以上のクレームを提出できます。　最初のアクションを１０月３０日までに受けている場合には、２６以上のクレームを提出する際、ＥＳＤが必要となります。

６．限定要求について
　
　施行日前に最初の実体審査のアクションが発送されていない場合において、限定要求がなされたとき、選択したグループに６独立（２６クレーム）以上含まれる場合にはＥＳＤが必要となります。このとき、ＥＳＤが出されてない場合には、それを要求するアクション（２ヶ月の回答期限：４ヶ月の延長可）が出されます。

分割出願についての規則改正

分割出願（divisional application）及びその分割出願の継続出願(continuation application of a divisional application)（CFR１．７８（ｄ）（１）（ｉ）、１．１１４）


定義：分割出願とは、Continuing applicationの一つであり、すでに出願された出願に開示された発明を少なくとも一つの開示及びクレームであって、その前の出願（親）において限定要求がなされ、その親出願では選択されずに、審査されなかった（継続出願（continuation）及び一部継続出願(continuation-in-part)クレームを含むもの。


１．出願人は、自由に、先の出願の利益受ける、２回の継続出願（一部継続出願はできないことに注意）と、分割出願ファミリーについて１回継続審査（RCE）を行うことができる（通常の出願と同じ）。分割出願ファミリーには、当該分割出願と、その継続出願を含む（1.78(d)(1)(iii),1.114）。

２．３回目以降の継続出願と、２回目以降のRCEを行うには、陳述書を提出する必要あり。陳述書は、補正、議論、証拠等をなぜそれまでの継続出願時等に提出することができなかったのか述べる（通常の出願と同じ）。

３．分割出願は、限定要求が出されたときのみ可能。したがって、自発の分割出願は、継続出願することになる。分割出願ができる時期は、限定要求が出されたときに限らず、その出願が継続している時、また、その出願の継続出願が継続していれば可能。

４．出願人は、２つ以上の独立し別個の発明がある場合には、限定要求の申し出が可能（SRR）1.142(c)。

５．但し、限定要求（選択要求含む）が後に取り下げられた場合には、分割出願は不可。

継続出願改正の詳細

Continuing application（継続出願（continuation）及び一部継続出願(continuation-in-part)（CFR１．７８（ｄ）（１）（ｉ）、１．１１４）

１．出願人は、自由に、先の出願の利益受ける、２回の継続出願若しくは一部継続出願と、出願ファミリーについて１回継続審査（RCE）を行うことができる。

２．３回目以降の継続出願若しくは一部継続出願と、２回目以降のRCEを行うには、陳述書を提出する必要あり。陳述書は、補正、議論、証拠等をなぜそれまでの継続出願時に提出することができなかったのか述べる。

３．（訂正有り8/29/07）国際出願に基づくバイパス継続出願をした場合には、petitionなしで２回の継続（一部継続）出願ができる（１．７８（ｄ）（１）（ｉｖ））。したがって、バイパスのための継続出願は、１回にカウントされません。
**「（誤りでした)国際出願に基づくバイパス継続出願をすると、請願書を提出しない場合には、あと１回しか継続出願ができない（１．７８（ｄ）（１）（ｉｖ））。」

４．継続出願の審査を効率的に進めるための手続き（出願人の任意）の要件
[optional streamlined continuation application procedure (OSCAP：オスキャップ)]
　通常、amended docketに入れられたcontinuation application（ドケットに入れられてから２～３ヶ月で着手）は、new continuing application docketに入れられた出願より早く審査官が着手します。　従って、審査促進を希望する場合には、amended docketに入れてもらえるように、申請できる。但し、所定の要件を満たしていることが必要。

米国特許法規則改正（11月１日施行）

米国特許ルール改正のハイライト（２００７年１１月１日施行）
＊特許庁ホームページより

１．出願に記載できるクレーム数
原則：一出願（但し、特許的に異ならないクレームを含む同時係属出願全てについて）
２５個クレーム（もしくは５つの独立クレーム）まで一出願に含めることが可能

２６個以上のクレーム（もしくは６つ以上の独立クレーム）を一出願に含める場合には、審査サポート書類（ESD）の提出要

出願人の対応：限定要求示唆（SRR）を提出して２つ以上の発明が含まれていることを述べ限定要求通知の発行を審査官に依頼

特許庁は、２６個以上のクレーム（もしくは６つ以上の独立クレーム）が含まれる出願については、ESDを出すかクレーム補正を促すＯＡを発行する。

この事項は、１１月１日付けでfirstＯＡが出ていない出願全てに適用。該当する出願については、ESD、SRR若しくはクレーム補正を提出するようにＯＡを発行

２．継続出願

２回の継続出願（一部継続出願含む）及び１回のRCEは無条件で認められる。

限定要求において選択されなかった発明については、回数制限なく分割出願が可能。

一部継続出願において、親出願の優先日の利益を受けると考えるクレームを指摘することが必要。、

なお、１１月１日以前になされた継続出願の数に拘わらず、１回の継続出願をすることは可能。

３．関連出願とダブルパテント

出願人は、本願と同一出願人であって他の出願（特許含む）を指摘することが必要。
他の出願は、（１）出願日若しくは優先日が２ヶ月以内の違いであり、（２）少なくとも発明者の一人が同じ。

出願人は、ターミナルディスクレーマーを提出するか、特許的に別発明であであることを説明することが必要。

特許庁は、特許的に別クレームといえないクレームを含む複数の出願が係属する場合に、正当な理由がなければ、別クレームといえないクレームの全てを一つの出願に含めるように要求することができる。